通过案例浅析《商标法》第十五条的认定-北京品源知识产权代理有限公司|知识产权诉讼|商标诉讼|专利诉讼|专利无效|品源商标|品源专利|专利侵

《商标法》第十五条第一款规定未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

第十五条第二款规定，就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

前述两款规定旨在落实商标法制度下的诚实信用原则，其要件有二，一是“特定关系”，二是“在先使用的未注册商标”。

其一，针对“特定关系”，指商标申请人需要明知“在先使用的未注册商标”的存在与使用的关系，而非应知。除明确的代理、合作关系外，最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条规定，以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”：

（一）商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系；

（二）商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系；

（三）商标申请人与在先使用人营业地址邻近；

（四）商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商，但未形成代理、代表关系；

（五）商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商，但未达成合同、业务往来关系。

上述关系情况并非穷尽实务中的所有情况，实际上，特定关系范围较为宽泛，除直接交易关系外，通过第三方、关联方等存在的间接关系，也被囊括其中。

其二，针对“在先使用的未注册商标”，由于《商标法》第十五条规制的商标申请人与在先使用人之前存在特定关系，对于在先使用人使用商标的程度未做要求。相较于其他保护在先使用的未注册商标的条款，对商标的实际使用情况及影响程度要求具有较大差异，如《商标法》第十三条（驰名条款）、第三十二条（在先权利）。

本文希望通过正反两方面案例，浅析实务中对于《商标法》第十五条的认定情形。

【相关案例一】朱丙山、南京市秦淮区郑小郑食品店商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书(2020)最高法行申483号

【案件概述】南京市秦淮区郑小郑食品店（以下简称“被申请人”）从2003年3月18日就开始经营酥烧饼，最先营业地点为南京市秦淮区夫子庙桃叶渡32-4号，由于经营者郑少游姓郑故取名为“小郑酥烧饼”。数十年来，被申请人一直经营“小郑酥烧饼”，并在南京城拥有较高的知名度。朱丙山在2008年左右到被申请人店里做学徒，学成后在来凤街上开了一家烧饼店。2009年由于郑少游爱人怀孕生活不方便，被申请人将烧饼店迁至南京市秦淮区木匠营4号2幢二单元102室继续经营。在此期间，朱丙山在被申请人不知情的情况下，以朱记烧饼冒充“小郑酥烧饼”，欺骗广大消费者。

法院认为，首先，关于郑小郑食品店经营者郑少游对“小郑酥烧饼”商标标识的在先使用情况。在先生效的江苏省南京市中级人民法院(2018)苏01民终6887号民事判决已经认定郑小郑食品店经营者郑少游在2005年左右使用“小郑酥烧饼”在南京市销售烧饼，该事实认定的依据不仅有出庭作证的郑小郑食品店经营者郑少游的二房东胡艳、辖区城管胡明喜的证人证言，周边经营户的书面证人证言，还有2012年8月30日江苏城市频道报道等，可以相互印证。朱丙山对上述事实不服，就该判决申请再审，江苏省高级人民法院已经裁定驳回其再审申请。朱丙山主张郑少游在2012年将店面搬至南京市建康路172号之前实际使用的标识为“成兴酥烧饼”，并提交了相关证人证言，但是，相关证人并未出庭接受询问；朱丙山所提交的（2018）宁钟证经内字第6721号公证书公证的新浪博客、江苏城市频道零距离2012年8月30日报道亦不足以证明“成兴酥烧饼”为郑小郑食品店经营者郑少游所经营。朱丙山申请再审提交的证据不足以推翻前述生效判决所认定的事实，故本院对其证明目的不予认可。其次，关于朱丙山对诉争商标标识的使用及申请注册情况。朱丙山从未主张其在2005年之前曾以“小郑酥烧饼”为名销售烧饼，其于申请再审中亦表示其从2003年至2007年5月在“马路市场卖猪肉”，2008年5月开始在南京夫子庙建康路170号经营“小郑酥烧饼”，并且不同时期使用过“朱小郑酥烧饼”“朱记·小郑酥烧饼”。因此，郑小郑食品店经营者郑少游在先以“小郑酥烧饼”为名销售烧饼，朱丙山与郑少游作为同业竞争者，所经营店面亦位于南京市秦淮区夫子庙景区附近，其理应知晓郑小郑食品店经营者郑少游对“小郑酥烧饼”的使用情况，应当进行合理避让，但其却仍在相同及类似商品上注册了完全相同的商标“小郑酥烧饼”，其行为难谓正当，特别是朱丙山对其为何使用“小郑酥烧饼”作为经营标识曾有多个相互矛盾的表述，且对矛盾之处未能进行合理解释。原判决关于朱丙山申请注册诉争商标的行为构成商标法第十五条第二款规定的情形的认定，具备事实与法律依据。

【本案启示】本案中，朱丙山为郑少游学徒，属于《商标法》第十五条所规定的特定关系。朱丙山在明知郑少游对“小郑酥烧饼”的使用情况下，未进行合理避让，仍在相同或类似商品上抢注了完全相同的商标“小郑酥烧饼”，其行为实质上违背了诚实信用原则，是对于善良风俗的背弃，法院最终认定，朱丙山的抢注行为构成商标法第十五条第二款规定的情形。

【相关案例二】北京众合海川科技孵化器有限公司、国家知识产权局商标行政管理(商标)再审审查与审判监督行政裁定书（2020）最高法行申9425号

【案件概述】师大科技园公司申请第19600807号“京师咖啡众创空间”商标（以下简称诉争商标，目前已转让至北京师大资产经营有限公司名下），众合海川公司认为在诉争商标申请日前，在先于第41类服务上使用“京师咖啡”“京师咖啡创新空间”“京师咖啡众创空间”商标。师大科技园公司与众合海川公司存在商业往来关系，明知众合海川公司对上述商标使用在先，仍恶意抢注上述商标，诉争商标应予宣告无效。师大科技园公司提交意见称，诉争商标系师大科技园公司独创，创作、使用均早于众合海川公司对“京师咖啡”“京师咖啡创新空间”的使用时间。

本案中，众合海川公司提交的其与师大科技园公司签订的《房屋租赁合同》、缴纳房租发票以及房租交款通知书、三方协议等证据，虽然可以证明众合海川公司与师大科技园公司存在商业往来关系，但上述证据或并未体现“京师咖啡”作为商标进行了在先使用，或形成时间晚于诉争商标申请日，或未显示众合海川公司企业名称，或没有证明证据形成时间；众合海川公司提交的有关“京师咖啡”美术作品的作品登记证书的登记日期为2017年10月18日，晚于诉争商标申请日，且在众合海川公司并未提交其他有关“京师咖啡”美术作品权属证据予以佐证的情况下，难以证明众合海川公司在诉争商标申请日之前对其主张的“京师咖啡”美术作品享有在先著作权;此外，诉争商标“京师咖啡众创空间”与众合海川公司主张的“京师咖啡”在文字内容、读音、整体效果等方面有较大差异，未构成实质性相似；“京师咖啡”微信公众号的相关证据，不能证明“京师咖啡”在第41类服务上已在先使用并有一定影响。法院认为，认为诉争商标的注册未违反商标法第十五条第二款和第三十二条之规定。驳回北京众合海川科技孵化器有限公司的再审申请。

【本案启示】本案中，众合海川公司虽与师大科技园公司有商业往来关系，但未提供任何有效证据证明其对于诉争商标有在先使用，无法证明师大科技园公司是通过众合海川公司，在明知情况下注册诉争商标，且诉争商标与引证商标存在一定差异，未构成近似商标。法院最终认定，诉争商标的注册未构成商标法第十五条第二款规定的情形。

《商标法》第十五条规定，经2013年修订，将代理代表关系的抢注行为扩大为具有合同、业务关系或者其他关系，并且在2019年修订中一直沿用，旨在应对日益严峻的恶意抢注现象，是我国商标制度对此类行为的坚决打击和有效预防的体现。通过分析前述的实际案例，我们可以更深入地理解《商标法》第十五条在认定特定关系人商标抢注行为时的具体标准。对于商标使用人来说，即使未能提前布局商标注册，也应当妥善保存所有与商标使用相关的证据材料，以便在维权行动中，获得更有利的结果。

作者：品源律师事务所李琳

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