原  告：长沙掌读公司

被  告：国家知识产权局

第三人：掌阅科技股份有限公司（品源知识产权代理）

一、 案情介绍

（一）基本事实

       第41类18958216号“掌读”商标（以下称“诉争商标”）由长沙掌读公司（以下称“长沙掌读”）于2016年1月21日申请注册，2017年2月28日核准注册，核准使用的服务“教育、流动图书馆、 书籍出版、电子书籍和杂志的在线出版、提供在线电子出版物（非下载）、娱乐服务、在计算机网络上提供在线游戏、文稿撰写、组织教育或娱乐竞赛、录像带发行”。

       2018年7月27日，掌阅科技股份有限公司（以下称“掌阅科技”）向国家知识产权局提出无效宣告申请，请求对诉争商标予以无效宣告。核心理由为：1.申请人是独立运营的数字阅读企业，是我国领先的移动阅读平台。“掌阅”作为申请人的主品牌，经过长期使用和广泛宣传，已为相关公众所熟知，具有极高的知名度和影响力，构成驰名商标。2.诉争商标是对申请人第13879330号“掌阅”商标（以下称“引证商标一”）、第16436226号“掌阅”驰名商标（以下称“引证商标二”）的抄袭和摹仿，亦构成对申请人驰名商标的淡化，其申请注册容易误导公众，致使申请人的利益受到损害。3.诉争商标与申请人引证商标二构成相同或类似服务上的近似商标。4.诉争商标与申请人商号“掌阅”极为近似，侵犯了申请人的在先商号权。5.申请人注册和使用诉争商标，具有明显的主观恶意，属于以其他不正当手段取得注册的情形。诉争商标系对申请人引证商标的抄袭、摹仿和恶意注册，是典型的“傍名牌、搭便车”行为，有违诚实信用原则，易导致消费者对服务的来源产生混淆和误认，扰乱正常的市场秩序，产生不良的社会影响。

       国家知识产权局于2019年5月21日裁定：诉争商标文字“掌读”与引证商标二文字“掌阅”在文字构成、呼叫、整体视觉效果等方面相近，且含义上无明显区别，已构成近似商标，诉争商标核定使用的教育、娱乐等服务与引证商标二核定使用的教育、娱乐等服务在服务内容、对象等方面相近，属于同一种或类似服务。诉争商标在教育、娱乐等服务上与引证商标二共存于市场，易导致相关公众对服务来源产生混淆和误认，故对诉争商标予以无效宣告。

       长沙掌读不服国家知识产权局裁定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销国家知识产权局作出的商评字[2019]第117870号关于第18958216号“掌读”商标无效宣告请求裁定书（以下称“被诉裁定”）。掌阅科技委托北京市品源律师事务所作为其代理人参加诉讼。

（二）当事人主张

       原告的主要起诉理由：1.诉争商标“掌读”与引证商标二“掌阅”在字形、呼叫、含义上均存在明显差异，不构成类似服务上的近似商标。2.诉争商标“掌读”已经投入市场使用多年，原告使用诉争商标“掌读”所提供的服务有近千万的稳定的客户群体，期间从未引起消费者的混淆误认。3.对商标近似的判断应当从审查和使用两个环节考察，更重要的是在使用当中对事实的判断，原告认可引证商标二“掌阅”在市场上具有一定的知名度，但不能因其知名度而肆意扩大对其保护范围。

       被告答辩：诉争商标与引证商标二已经构成使用在类似服务上的近似商标。被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。

       第三人陈述意见：1.诉争商标“掌读”与引证商标二“掌阅”构成相同或类似服务上的近似商标，违反了商标法第三十条的规定，诉争商标应予以无效宣告。2.诉争商标提供的服务并未形成稳定的客户群体，与引证商标二共存必然会造成相关消费者的混淆误认。3.第三人并未肆意扩大“掌阅”商标的保护范围。因此，被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院驳回原告的诉讼请求。 

（三）裁判结果

       北京知识产权法院认定：诉争商标为文字商标“掌读”，引证商标二为文字商标“掌阅”，二者在文字构成、含义、呼叫、整体视觉效果等方面相近，已构成近似商标。诉争商标与引证商标二同时使用在上述相同或类似服务上，易使相关公众对服务来源产生混淆误认。在案证据不足以证明诉争商标经过使用已具有较高知名度足以与引证商标二相区分。故诉争商标的申请注册违反了2014年前《中华人民共和国商标法》第三十条的规定，驳回了原告的诉讼请求。

二、 案件评析

       本案中，对于判断诉争商标与引证商标二是否构成相同或类似服务上的近似商标争议较小。本案难点在于原告提出的“诉争商标经过广泛的宣传和使用具有一定知名度足以与引证商标二相区分”的起诉理由。为证明上述主张，原告提交了如下证据：1.掌读、掌阅在各大搜索及百科的搜索结果；2.掌读在各大应用商店、下载中心的截图；3.掌读APP的下载排行、使用截图及微信公众号、微博截图；4.掌读APP的数据统计；5.掌读推广协议。

       品源律师为证明诉争商标与引证商标二共存已经造成了相关公众的混淆和误认，且原告提交的证据不足以证明诉争商标经过使用具有一定知名度，对上述证据进行了质证。主要质证理由为：1. 以“掌读”为关键词进行搜索时，在页面右侧相关软件的即为“掌阅”。2. 微信公众号截图中显示与掌读相关的微信公众号共六个，经查询，“掌读”、“掌读看书”、“掌读文化”、“掌读读书”均为第三人对诉争商标提起无效后即2018年7月后更名或注册的公众号。3.掌读APP数据下载统计。4.友盟U-APP是面向开发者提供的APP智能检测与分析平台，系原告自制证据，对其真实性不予认可。5.推广协议签订的时间为2017年，发布的媒体为易玩网、快啦网、游讯网等游戏软件下载和直播平台，而游戏平台的受众极小，且原告未提供任何标识诉争商标的实际宣传图片，仅有的两份推广协议无法证明诉争商标的实际宣传使用情况。

       为证明上述情况，品源代理人提供了原告微信公众号截图、微博截图、七麦数据截图等反证，用以证明诉争商标与引证商标共存，未形成明显区分的市场，且已经造成了相关公众的混淆误认。上述质证意见最终全部被北京知识产权法院认可，诉争商标最终被予以宣告无效。

三、律师点评

       本案争议焦点为商标法第三十条，即诉争商标与引证商标二是否构成类似服务上的近似商标。本案中，各方主体对诉争商标与引证商标核定使用的服务构成类似服务均无异议。而本案诉争商标“掌读”与引证商标“掌阅”是否构成近似商标在近似判断上也争议较小。本案重点为诉争商标是否经过在先使用，足以与引证商标相区分。

       最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第一条规定：人民法院在审理商标授权确权行政案件时，…对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成的稳定的市场秩序。该意见实施以来，越来越多的当事人在商标授权确权案件中主张适用“形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分”的理由来审理案件。

       然而，是否大规模的使用诉争商标必然能够产生与引证商标实际区分的效果呢？通常而言，对诉争商标的使用应当具有正当性。引证商标为已经注册的商标，享有注册商标专用权，已经产生排斥相同或类似商品上的近似商标的效力。如果诉争商标的注册人明知法律上的不能为之而为，则应当对不利后果早有预见，即所谓“咎由自取”。因此，诉争商标的注册人使用诉争商标应无“搭便车”的恶意，这一方面体现在诉争商标的使用应当发生在诉争商标的申请日前，另一方面诉争商标的使用还应当早于引证商标的申请日。《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。因此，在先使用抗辩成立的前提应当是申请日前的使用，产生实际区分的使用也应当早于引证商标的申请日。

       综上，当事人若主张诉争商标经过使用已经形成稳定的市场秩序能够与引证商标相区分，应当提供在引证商标申请日前已经持续使用的相关证据。而本案原告提交的使用证据均为引证商标申请日后的证据，故原告提出的诉争商标经过使用足以与引证商标相区分的理由未被北京知识产权法院认可，诉争商标最终被宣告无效。

四、典型意义

       “商标经过使用，已经形成稳定的市场秩序”系多数商标申请人的抗辩理由，该理由在特定案件中已经被法院予以支持，但是其重点在于提交在引证商标申请日前的大量使用证据。此外，对于证据的质证应当注重细节，对于可能影响案件的证据要重点进行质证，最好能找到有利的反证予以反驳。本案进一步明确了市场格局理论的适用前提必须是引证商标申请日之前的正当使用。